Autor: Martyna Rybińska
Data publikacji: 10.01.2022
W poprzednim wpisie przedstawiliśmy Państwu odmienności związane z rejestracją znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych i Polsce oraz Unii Europejskiej. Dziś wyjaśnimy, jak wygląda rejestracja znaku towarowego w USA.
Decydując się na rejestrację znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych mamy do wyboru dwie procedury rejestracji:
Jeżeli posiadamy znak towarowy zarejestrowany w Polsce lub w Unii Europejskiej, możemy złożyć wniosek o rozszerzenie ochrony na Stany Zjednoczone. W takim przypadku odpowiedni wniosek składamy do Biura Międzynarodowego WIPO z siedzibą w Genewie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP lub Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Zgłoszenie powinno być złożone na formularzu MM2 oraz – co istotne – formularzu MM18 (charakterystyczny wymóg dla zgłoszeń dotyczących Stanów Zjednoczonych), zawierającym oświadczenie o zamiarze używania znaku (Declaration of intention to use the mark), wymaganym przez USPTO.
W przypadku zgłoszenia za pośrednictwem polskiego Urzędu od wniosku międzynarodowego należy uiścić opłatę w wysokości 600 zł. W przypadku rejestracji za pośrednictwem EUIPO opłata ta wynosi 300 euro. Natomiast WIPO pobiera kolejne opłaty we frankach szwajcarskich (CHF). W przypadku rejestracji znaku w USA przykładowe opłaty dla WIPO kształtują się następująco:
| przy rejestracji znaku towarowego w kolorze w trzech klasach | przy rejestracji czarno-białego znaku towarowego w jednej klasie | |
| opłata podstawowa | 653 CHF | 903 CHF |
| opłata indywidualna | 460 CHF | 1,380 CHF |
| łącznie | 1.113 CHF | 2.283 CHF |
W celu ustalenia wysokości opłat zaleca się skorzystać z kalkulatora dostępnego na stronie internetowej WIPO: https://madrid.wipo.int/feecalcapp/
Zgłoszenia dokonuje się w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim. Zgłoszenie międzynarodowe musi dotyczyć znaku identycznego ze zgłoszonym w UPRP lub EUIPO oraz zawierać wskazanie towarów i usług według klasyfikacji nicejskiej. UPRP lub EUIPO przekazuje zgłoszenie do WIPO.
Po otrzymaniu wniosku WIPO rejestruje zgłoszenie i publikuje znak towarowy w WIPO Gazette of International Marks, a następnie przekazuje zgłoszenie do USPTO.
Po otrzymaniu wniosku USPTO umieszcza go w kolejce do rozpatrzenia jako wniosek w USA. Następnie USPTO sprawdza zgłoszenie w celu ustalenia, czy prawo federalne zezwala na rejestrację znaku towarowego, a po zatwierdzeniu dokonuje publikacji w Official Gazette for Trademarks. Jeżeli natomiast Urząd stwierdzi podstawy do odmowy rejestracji znaku towarowego lub zgłoszenie nie spełnia wszystkich wymogów prawnych, USPTO poinformuje o tym zgłaszającego, który ma sześć miesięcy na udzielnie odpowiedzi i poprawienie wniosku.
W ciągu trzydziestu dni od daty publikacji w Official Gazette for Trademarks może zostać wniesiony sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego. Jeżeli sprzeciw zostanie wniesiony, Urząd poinformuje o tym zgłaszającego, który do prowadzenia dalszego postępowania sprzeciwowego powinien zatrudnić prawnika licencjonowanego w USA. Postępowanie sprzeciwowe jest podobne do postępowania w sądzie federalnym, ale odbywa się przed Izbą Odwoławczą ds. Znaków Towarowych (Trademark Trial and Appeal Board).
Jeżeli nie wniesiono sprzeciwu wobec rejestracji znaku, w ciągu około trzech miesięcy po opublikowaniu znaku towarowego w Official Gazette for Trademarks znak zostanie zarejestrowany.
Natomiast jeśli sprzeciw został wniesiony, ale okazał się nieskuteczny, to znak towarowy zostanie zarejestrowany po odrzuceniu sprzeciwu przez Trademark Trial and Appeal Board.
Po zarejestrowaniu znaku towarowego należy okresowo składać dokumenty dotyczące utrzymania rejestracji oraz uiszczać opłaty w określonych terminach, aby rejestracja pozostała aktywna. Przed upływem pierwszego okresu sześciu lat od daty rejestracji znaku lub w ciągu sześciu miesięcy od upływu szóstego roku (za dodatkową opłatą) należy złożyć Declaration of Use Or Excusable Nonuse i uiścić stosowne opłaty. Deklaracja ta musi zawierać zweryfikowane oświadczenie, że znak towarowy jest używany, wraz z dowodami świadczącymi o jego używaniu. Jeśli oświadczenie nie zostanie złożone, rejestracja zostanie unieważniona. USPTO powiadomi wówczas Biuro Międzynarodowe WIPO, że ochrona znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych została unieważniona.
Następnie w ciągu jednego roku przed upływem każdego dziesięcioletniego okresu po dacie rejestracji lub w ciągu sześciu miesięcy od upływu tego dziesięcioletniego okresu (za dodatkową opłatą) należy złożyć Application for Renewal i uiścić odpowiednie opłaty. Deklaracja ta musi zawierać zweryfikowane oświadczenie, że znak towarowy jest używany w handlu, wraz z dowodami potwierdzającymi jego używanie. Jeśli oświadczenie nie zostanie złożone, rejestracja zostanie unieważniona, o czym USPTO powiadomi Biuro Międzynarodowe WIPO.
Warto również pamiętać, że należy odnawiać rejestrację międzynarodową w Biurze Międzynarodowym WIPO co dziesięć lat od daty rejestracji międzynarodowej. W przypadku nieodnawiania rejestracji międzynarodowej, Biuro Międzynarodowe WIPO unieważni rejestrację międzynarodową i powiadomi USPTO o unieważnieniu powiązanej rejestracji amerykańskiej.
Wybierając procedurę krajową w amerykańskim USPTO, zgłoszenie składamy na jednym z dwóch formularzy: TEAS Plus (Trademark Electronic Application System Plus) lub TEAS Standard (Trademark Electronic Application System Standard). Wybór odpowiedniego formularza ma istotne znaczenie.
Poniżej w tabeli porównanie formularzy TEAS Plus i TEAS Standard:
| TEAS Standard | TEAS Plus | |
| opłaty za składanie dokumentów | 250 USD za klasę towarów/usług | 350 USD za klasę towarów/usług |
| termin uiszczenia opłat | opłaty za wszystkie klasy należy uiścić wraz ze złożeniem wniosku | wraz ze złożeniem wniosku należy uiścić opłatę za jedną klasę, a za pozostałe klasy w późniejszym terminie |
| sposób określenia towarów i usług | należy sporządzić listę towarów i usług z Podręcznika Identyfikacji Znaków Towarowych (ID). Jeśli w Podręczniku ID nie ma pozycji, która dokładnie odzwierciedla towary i usługi, należy skorzystać z formularza TEAS Standard | należy sporządzić dokładny opis towarów i usług |
| wyznaczenie prawnika z licencją w USA (tylko dla zgłaszających z zagranicznym miejscem zamieszkania) | prawnik posiadający licencję w USA musi wypełnić i złożyć wniosek | wniosek może zostać wypełniony i złożony przez zgłaszającego, ale później należy wyznaczyć prawnika z licencją w USA do dalszego postępowania |
| dodatkowe oświadczenia (jeśli do zgłoszenia ma zastosowanie którykolwiek z poniższych elementów: ten sam znak został już zarejestrowany, ale nazwa właściciela jest inna w nowym zgłoszeniu; znak zawiera kolor; znak zawiera wzór lub stylizowaną czcionkę; znak zawiera wyrazy nieanglojęzyczne; znak zawiera znaki inne niż łacińskie; znak zawiera nazwisko lub portret osoby żyjącej; znak jest obecnie używany i zgłaszający musi ograniczyć jego używanie do określonego obszaru geograficznego oraz wskazać innych współużytkowników) | wszystkie wymagane dodatkowe oświadczenia należy dostarczyć wraz z wnioskiem | wymagane dodatkowe oświadczenia należy dostarczyć po złożeniu wniosku |
Jak widać, w zależności od wyboru formularza należy spełnić inne wymogi oraz wnieść opłaty w innej wysokości, dlatego tak ważne jest, aby poznać różnice między formularzami.
We wniosku o rejestrację znaku ważne jest również wskazanie podstawy zgłoszenia, tzw. filing basis. Podstawa zgłoszenia to prawna lub ustawowa podstawa do dokonania zgłoszenia o federalną rejestrację znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych. W zgłoszeniu należy wskazać filing basis i spełnić wymagania dotyczące wybranej podstawy. Najczęstsze z nich to use in commerce oraz intent to use.
| use in commerce | intent to use |
| Używanie w handlu oznacza używanie znaku towarowego przy sprzedaży lub transporcie towarów lub przy świadczeniu usług w więcej niż jednym stanie.Aby zarejestrować znak towarowy, należy przedstawić dowody na to, że używa się go w handlu. Oznacza to, że należy przedłożyć dowód pokazujący, w jaki sposób używa się znaku towarowego. Należy również podać datę pierwszego użycia znaku towarowego w handlu oraz datę pierwszego użycia znaku w dowolnym miejscu. | Zamiar używania oznacza, że zgłaszający jeszcze nie zaczął używać swojego znaku towarowego w handlu, ale w dobrej wierze zamierza to zrobić w ciągu najbliższych trzech do czterech lat.Mimo, że można złożyć wniosek o rejestrację znaku towarowego na zasadzie zamiaru jego używania, nie można go faktycznie zarejestrować, dopóki nie wykaże się, że zaczęto go używać w handlu i nie złoży się odpowiedniego formularza TEAS. |
Przed złożeniem wniosku należy przeprowadzić kompleksowe wyszukiwanie, aby upewnić się, że ktoś inny nie zarejestrował jeszcze lub nie zgłosił do rejestracji znaku towarowego, który jest taki sam lub podobny. W tym celu można skorzystać z Trademark Electronic Search System (TESS). Zgłaszający może również skorzystać z Trademark ID Manual, aby zidentyfikować i sklasyfikować towary i usługi. Liczba klas towarów lub usług, które zostaną uwzględnione w zgłoszeniu, wpływa na wysokość opłaty od zgłoszenia. Warto z tych narządzi skorzystać, mając na uwadze, że są one przygotowane przez USPTO, a jak wskazywaliśmy we wcześniejszym wpisie na naszym blogu, odpowiednio przygotowany wykaz towarów i usług jest kluczowy, aby utrzymać naszą rejestrację w kolejnych latach, a także aby szybciej i sprawniej przejść przez całą procedurę rejestracyjną.
Po przesłaniu wypełnionego i opłaconego formularza do USPTO, zgłoszeniu nadawany jest numer seryjny USPTO. Status zgłoszenia można sprawdzać w bazie Trademark Status & Document Retrieval (TSDR). Następnie USPTO rozpatruje zgłoszenie pod względem formalnym i merytorycznym. Jeśli na tym etapie prowadzący badanie znajdzie podstawy do odmowy rejestracji znaku towarowego lub jeśli zgłoszenie nie spełnia wszystkich wymogów prawnych, USPTO kieruje do zgłaszającego pismo, na które należy odpowiedzieć w ciągu sześciu miesięcy. Jeśli natomiast zgłoszenie spełnia wszystkie wymogi, to USPTO zatwierdza znak towarowy i publikuje go w Official Gazette for Trademarks w celu umożliwienia wniesienia sprzeciwu, który może być złożony w ciągu trzydziestu dni od daty publikacji znaku. Jeśli nie zostanie złożony sprzeciw albo sprzeciw okaże się bezskuteczny, znak zostanie zarejestrowany. W ciągu trzech miesięcy od zakończenia postępowania rejestracyjnego USPTO prześle certyfikat potwierdzający zarejestrowanie znaku.
Po zarejestrowaniu znaku towarowego należy okresowo składać dokumenty dotyczące utrzymania rejestracji oraz uiszczać opłaty w określonych terminach, aby rejestracja pozostała aktywna – są to te same obowiązki, które opisaliśmy wyżej przy rejestracji międzynarodowej, oczywiście z wyłączeniem obowiązków przed WIPO.
Obydwie procedury rejestracyjne prowadzą do tych samych rezultatów – w każdym przypadku otrzymujemy ochronę na znak towarowy na okres dziesięciu lat (z możliwością przedłużenia ochrony).
Zgłoszenie bezpośrednio w USPTO jest nieco szybsze, co wynika faktu, że pomijamy cały etap przekazywania zgłoszenia przez kolejne instytucje: UPRP/EUIPO >> WIPO >> USPTO. Przed USPTO zazwyczaj cały proces trwa od dwunastu do osiemnastu miesięcy.
Przy zgłoszeniu znaku bezpośrednio w USA musimy podjąć decyzję o wyborze formularza, na którym będziemy składać wniosek o rejestrację znaku towarowego.
Po przekazaniu wniosku przez WIPO do USPTO obydwie procedury są praktycznie identyczne.
Przy procedurze międzynarodowej należy dodatkowo pamiętać o konieczności odnawiania rejestracji międzynarodowej, gdyż zaniedbanie tego obowiązku spowoduje unieważnienie rejestracji amerykańskiej.
Jeżeli chcą Państwo skorzystać z naszej pomocy w zakresie zgłoszenia znaku towarowego w USA, zapraszamy do kontaktu. Kancelaria Wiński współpracuje z amerykańskimi prawnikami i posiada wieloletnie doświadczenie w rejestracji znaków towarowych na terytorium USA.
